PCT国际专利的利与害   

PCT(Patent Cooperation Treaty)国际专利的申请已成为目前各国发明人在考虑申请外国专利时的首选。其沿自于专利合作条约,目前几乎所有的工业国家都已签约成为会员国,包括中国和美国,并均由世界的知识产权组织(WIPO)授权于各国的专利局成立PCT收件局,来接受各国自己国民或企业的PCT专利申请案,虽然PCT国际专利申请案本身并不会核准专利,但却提供了很多有利发明人的功能条件。

首先,只要申请人在母国的申请专利的申请日起一年之内提出PCT国际专利申请,就可以根据巴黎公约主张优先权,亦即可以主张原最早提出申请的专利发明的申请日为优先权日,而优先权日又可就PCT国际专利申请案之后的国家阶段被各国专利局承认其优先权为其国的有效申请日。这样发明人就可以在最早专利申请案之后的一年内,先行评估该发明的实施效益和市场能力,再决定是否需要申请外国专利,而不用担心专利申请文件丧失在各国可专利要件其中之一的新颖性。

再者,PCT国际专利申请人在申请时只要支付单一的PCT专利申请费就能指定超过一百三十个国家为进入国家阶段的目标国家,而先免除了花费巨额的各国专利申请费和各国不同的语言的专利说明书翻译费。这些费用都可顺延至最长自PCT申请日或其所主张之优先权日起的三十个月后才花费。这样,PCT申请人就有更充足的时间去确认其发明在哪些国家具有市场,而值得投入费用和精力去争取该国的专利保护。

虽然PCT国际专利申请案在申请后三十个月内,始终要投入费用去翻译和提出所选定的国家的专利申请案(称为“国家阶段”),否则该PCT申请案是不会自动取得任何国家的专利权保护。然而,在这三十个月内的“国际阶段”中,一般在PCT国际专利申请日起六至八个月内,由申请人在提出PCT国际专利申请案时所指定的PCT专利调查机构会针对该PCT国际专利申请案的权利要求项进行国际专利调查,并核发可专利性调查报告给予PCT申请人。

这项国际专利调查若由申请人自行委托各国专利代理机构去调查,其所需费用往往比PCT的专利申请费用还要高,而且还尚未有PCT调查机构有公信力。这份国际专利调查报告对申请人相当有价值,申请人可依此评估其发明的哪些发明点具有可专利性;可依国际专利调查报告所引证的先前技艺去先行修正其权利要求项的请求标的内容,以求增加其后在进入国家阶段的各国专利申请案的核准率,相对降低了其后各国的申请成本;而且申请人更可依据这份国际专利调查报告内容,评估是否已经有人在其他国家有相同或近似的专利申请在先,避免在进入该国市场时卷入不必要的侵权官司,或甚至决定放弃其后国家阶段的各国专利申请,免得劳民伤财。

当然,这些PCT专利调查机构都是由WIPO委托部分大国的专利局(如美国专利商标局,欧洲专利局,日本专利局,俄国专利局及中国专利局等)成立PCT调查机构,而不同国家专利局的专利调查能力也有所参差,所有PCT申请人可按其需要和信心而慎选有能力和公信力的国家PCT调查机构为其PCT专利申请案进行可专利性调查。

最后,每一个PCT国际专利申请案,无论其后是否进入国家阶段,都会在其PCT申请日或优先权日起的十八个月将其PCT专利说明书予以公开。如此,全世界各国专利局在审查其国的专利申请时,都能有机会检索到而引证驳回该国在其PCT申请案后提出申请的专利申请案,这也能为PCT申请人产生一种保护能力。

若PCT国际专利申请人想进一步了解其发明的可专利性,PCT申请人亦可在PCT申请日或优先权日起十九个月内向PCT指定的任一审查机构(也是由WIPO委托一些大国的专利局就其局内成立的)为其PCT专利申请案进行审查。这种审查的结果并不代表任何一个国家的专利局审查,而仅核发一份审查意见书,指出其PCT专利申请案的各权利要求项是否具备可专利性,或引依何先前技艺而驳回,这都仅供申请人参考而已,当然,PCT专利申请人也可不提出这类审查申请,以免有任何不利自己专利发明的审定结果。

PCT国际专利是一项国际制度,所以很多规定都是站在宏观的大众利益而定,而各国又有其原有的专利制度和习惯程度,所以申请人必须要了解一些隐藏的弊端,以免不慎陷入无可挽回的缺陷,得不偿失。以华人而言,特别要注意美国和中国间专利制度的异同,而需小心规划自己的专利申请战略。

美国以发明立国,专利制度已发展了超过两百年,相当成熟,其严谨和技术堪称各国之最,毋庸置疑。而中国专利法仅于1985年成立,迄今只有25年的历史,虽然进步神速,其国内专利申请量已是世界之最,但在质量上也因制度环境的不同而有很大的差异。

目前在世界上,只有中国和台湾在专利代理上用案件计费,其他工业国家,包括美国,欧洲,日本,韩国,都是以代理机构的工作量或钟点计费。以美国为例,发明人选代理人就如选自己的员工一样,会精选其经验,专业能力,效率和沟通能力而决定雇用哪位代理人为其发明准备专利说明书及权利要求书。除考虑其是否能负担的起心仪的代理人的钟点费外,甚至还会上网去调查其以前处理过的案件品质和核准率来决定人选。所以,在发明人或申请人选定了代理人之后,其所雇用的代理人本身与发明人已无利害关系,已能确知自己工作的时间都会得到应有的报酬,而能完全站在发明人或申请人的立场和利害关系,依据其经验及专业能力去替该发明规划专利申请策略及准备专利申请的文件材料。

因此稍作调查对比,一般可发现美国的专利申请案的发明说明书都会较中国的来的详尽,权利要求项数目亦会较多较细密。

因为,在法律上,只有白纸黑字写在专利说明书中的内容才是发明人的发明,发明人实际所想所做的在法律上都不算是其发明,故此,代理人一般会按发明人的预算尽量的找出发明的内容详而述之,甚至连发明人本身未曾提及但仍属于其发明的关键内容和等效实施方式都会描述在专利说明书中,以备支持各种专利要求的方式以求延伸扩大保护范围及增加核准机会。

但是在中国的专利代理生态,由于一般是以案件计费,申请人只顾依照案件数目来支付固定的代理费用,甚至还经常杀价比较,通常以谁的价格越低承诺越多为选择依据,所以除非发明人或申请人遇到有良知不计成本的优良代理人,不然通常在降本逐利的经营前提下,代理人只能以相对的成本比例来制作撰写专利说明书和权利要求书了,而不容易客观的按发明的复杂度和价值来决定内容的充足与否和权力要求项的数目了。

这样,可想而知,即便针对类似相同的发明,美国和中国的代理也有可能撰写出不同多寡和质量的专利说明书及权利要求书,而此时分别向美国或中国专利局提出其专利申请案之时是灾难性的。

除此之外,除了外观专利外中国专利制度将创作发明又分为“发明专利”和“新型专利”,其中“发明专利”是供保护方法及具原创性的高新技艺,而“新型专利”则是供一般较简单的改良结构申请,而且新型专利又不像由审查程序的发明专利,而只作形式审查和不做实体的新颖性和创造性审查,亦即是采取登记制度,所以中国的代理机构,一般对新型专利的申请收费又比发明专利申请要低许多,就造成了大部分的中国新型专利申请都描述的相当精简,这都是成本衡量的无可厚非情况。当相互竞争的两方都是中国个人或企业,也都是中国的专利,同在中国的专利制度下都尚算公平竞争的条件下,但若类似的发明分别为中国和美国不同发明人所为,而竞争的环境却在美国,这样中国的发明人就非常吃亏了,在美国或甚至欧洲,日本的专利和司法制度下就有自废武功之堪了。

尤其是,近年中国对申请外国专利有很多奖励及补贴的政策,开创世界的优异之举,目的都是可以让中国能从中国制造进步成为可以和列强工业国竞争的中国智造境界。为利于管理和经费考量,中国专利申请人大都会利用如前所述具有诸多优点的PCT国际专利申请作为第一步向外国争取专利保护的桥头堡。尤其若向中国专利局的PCT收件局提出PCT国际专利申请,可直接以中文专利说明书及权利要求书提出,连翻译的费用都可先节省。

问题就是不论是中国的发明专利或新型专利申请,到美国都只能申请美国的“实用专利”,Utility Patent 。美国的专利制度不分“发明”和“新型”,所有具有产业上利用价值的发明创作,都是申请实用专利,并且通通都会进行实质的新颖性及创造性(非显而易见性)审查。然而,中国专利申请人在提出中国专利申请时就按中国的专利制度决定了申请发明或新型专利,并依中国的代理生态和专利局的审查基准去准备中文专利说明书和权力要求书。中国申请人往往就自觉已经有了优先权对申请日的一年保障已开始制造及试销外国,并以其外国市场的接受程度和价值来决定是否值得申请外国的专利保障。

当中国专利申请人发现值得申请外国专利时,就向中国专利局提出PCT国际专利申请案,一般又因案件收费的成本关系和已经因行销构成公开的原因,中国代理机构一般不会因欧美国家对专利的要求较高较详尽的实际情况而修改专利说明书及权利要求书,也鲜为因欧美国家的专利战略而规划其专利说明书及权力要求书,和增加新的实质内容,而只直接以原来的中国发明专利说明书,或甚至更为精简的新型说明书及权利要求书提出中国的PCT国际专利申请了。

当三十个月的PCT国家阶段期限到达前,中国发明人或申请决定提出美国专利申请时,依据PCT的条约规定,代理人已没有选择地只能将原来的PCT中文专利说明书及权利要求书翻译成英文或其他语言向美国或其他国家申请专利。这种模式往往使得中国的欧美专利申请对熟悉该项技艺的人而言,揭露了发明的关键手段思想,但在专利保护上却有嫌不足,而且所存在的缺陷往往更难以弥补。

事实上,对外国先进工业国家的竞争对手而言,这类中翻英的专利申请案,在十八个月内的申请公开时已能让对手窥知其发明手段思想,而其专利说明所为曾揭露的技艺及在权利要求书中妥善保护的专利特征,国外的对手却能将之再提出专利申请及将改良或等效的再发明提出专利申请,进行反包围的专利战略。人类的原创能力未必人人皆有,但举一反三的能力却是大部分工程师和研发人员都能具备的。所以,在提出专利申请时,本就应在说明书中充分揭露各种的变化实施可能和尽量举例说明其发明的涵盖性,以扩大其发明内容,以免让人见缝插针,及能在申请的过程中随时扩大其专利保护范围及保护方向,这些在先进专利国家是相当普通的策略,而对中国的外国专利申请来说却都还是挺欠缺的,对中国的发明人和申请人而言,所花的申请费用没有省多少,但却很吃亏。

更重要的是,翻译本来就已经不是一种容易的事,在中国,一位能即时口译的翻译人员的时薪,可高达九百元人民币,文字翻译虽有较充裕的时间可以慢慢琢磨,但翻译者不仅必须对两种语言都非常的熟悉,而且最好对两种语言背后的文化都能了解,这样才能不仅能作“字译”还能作合适的“意译”。专利说明书及权利要求书的翻译其实比一般的文章文件翻译更困难更重要,因为其牵涉的不仅是语文,还有该发明领域的理工技艺和法律知识,因为专利是理工和法律知识的整合,在美国,专利代理人或律所通常都同时具备理工和法律两种学位,都有充分的基理知识去为一份理工发明争取法律上的财产权益。

尤其是由PCT国际专利申请进入国家阶段的外国专利申请案,因为必须由原文(中文)翻译成该国语言(英文),所以不能只意译,这会让审查员从翻译出来的英文中有机会找不到相对的中文词句。亦即,为了确保外国申请案能百分之百源用PCT案的申请日为其有效申请日,最好让审查员和将来的读者或对手能清楚的对照出英文词句的中文原文词句,所以“字译”或翻译比较不会出问题。但是,有翻译经验的人都知道看,要在“字译”中也能把意思完全翻译出来,就需要更高的语文能力了。而且除了两国的语文能力和文化认知外,还要有丰富的理工背景和该国专利法律经验,这种人才就更难找到了,所以一般国外专利事务所对这种专利翻译都很高,平均是四十五至六十五美元翻译一百个字。

然而,以目前中国的按专利案件收费及竞相杀价的生态,有些中国专利事务所为降低成本,只约聘所外的外语人才即进行翻译工作,这些没有理工及专利法律背景的翻译人员,几乎是不能真正了解发明的真谛和专利布局策略,所牺牲的就是一份辛苦创造的发明成果,专利的核准率相对也很低,一些中国专利事务所,虽然在有限的成本下,也自行聘雇翻译工程师,并对其进行专利技术的训练,但因事务所本身对外国的专利知识制度技术的了解就很有限,故也只能在中国专利制度的认识下,翻译成外文(如英文)其英文常常不够地道,让外国人不易看懂,也难针对国外专利制度的水平和状况,将发明在兼顾核准率和保护能力下适合地制作出优质的外文专利说明书。常常顾及了“意译”就做不好“字译”,做好了“字译”又可能词不达意。纵然将来核准了专利权,和国外商业对手的专业又娴熟的代理人所申请取得的专利权,自然有力不从心不能抗衡之撼。实务上,绝大部分的外国专利审查员都不懂中文,所以在审查和核准中国来的专利申请案都只是以其翻译的英文说明书为主,有时中文的专利说明书是能把有价值的说明说清楚的,但其翻译的英文可能就看不太懂,或因所翻词句不够地道贴切,而久久未能核准,一直给予以驳回,若申请人因后续的答辩费用过高或未能负担就放弃了这个专利申请案,一项珍贵的发明就很可惜地失去转化成智慧财产的机会,不仅是发明人损失,也是中国的国家损失。

有时即使能取得外国专利权,但当侵权发生而须使用这项专利权主张权利时,国外对手的专利律师一般都知道请专家先行详细对比中英文说明书的翻译,一旦发现有翻译不完美或遇失之处,就会主张该专利的核准无效,因为当初审查员所审的是外文(英文)说明书,及权利要求书,而不是中文说明书和权力要求书,所以有原发明内容未有被真正审查过的错失。至少,也有可能主张其优先权的主张无效,致使该外国专利申请案的有效申请日仅为后来真正向该国专利局在国家阶段提出专利申请的实际申请日。如此,如前所述在PCT申请后,外国实际专利申请日前的贩卖或公开行为,也会构成该外国的专利申请案丧失了新颖性,或让对手可以引用其他在这段时间内的先前技艺去再挑战其可专利性。这些因翻译程序能力而产生的缺陷都难以弥补,很不值得。

在今日的商业环境,已经进入知识产权之争。专利权更已成为现今商业竞争的真正武器和防御系统,就像一个国家的武器装备,甚至可以光有数量外表,而没有品质和真正的战斗能耐。中国的发明人和申请人,实应深入了解你们所需由于专利这武器的国家的专利制度和技巧,就像球赛了解其规则和锻炼其技巧一样,才能制敌千里,不会浪费了其心血发明,金钱和时间。而且中国发明人和申请人对其有商业价值的发明,应该按其价值的百分比提出对其进行知识产权保护的经费,再依据其经费预算,如同在战争中选择谋员将士帮你攻城略地般的去慎重去选择能为你的价值发明在该外国争取权益的代理机构,由其去出谋划策,申请专利知识产权的保护。

中国的专利代理机构最好能挑选精锐外文能力强的专利工程师或代理去接受先进专利国的专利技术和法律训练,训练直接从该国的语言按该国的专利制度去撰写专利说明书和权力要求书,如此培养专业的实战经验再去进修翻译专利的工作,才不会有马失前蹄之憾。若撰写原中文专利说明书和权力要求书的专利工程师或代理人,也能接受先进专利国家的专利和制度训练,这样在准备PCT国际专利申请案的专利说明书和权利要求书时,才能直接用中文就制作出国际水准和能征战海外的发明揭露和权力要求,做到制敌机先的条件,为中国智造攻城略地。

美国联邦专利师

陈冠州 博士

——转自《中华商报》